L’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale – INPI – con la delibera n. 107/2013, ha stabilito le procedure per richiedere la dichiarazione di rinomanza o, come da loro definita “de alto renome“, di un marchio in Brasile.

Il requisito principale per richiedere una tale affermazione è che il marchio sia registrato in Brasile e non è ritenuta sufficiente la semplice istanza di registrazione del marchio.
I principali vantaggi di ottenere una dichiarazione di rinomanza possono essere così individuati:
– il marchio sarà protetto in tutti i settori di attività;
– l’INPI è obbligato a rigettare ex officio marchi successivi che si basano su di un marchio rinomato e, quindi, de alto renome;
– la dichiarazione di rinomanza è valida dieci anni e può essere prorogata secondo le condizioni stabilite dalle linee guida dell’INPI;
– una dichiarazione del genere porta ad un sostanziale incremento del valore del marchio;
– con una dichiarazione di rinomanza del marchio vengono incrementate le sanzioni penali per uso improprio del marchio;
– la rinomanza del marchio comporta, inoltre, la possibilità di limitare le registrazioni di nomi di dominio di protezione costituiti da nomi ricollegabili al marchio rinomato.

La delibera n. 107/2013 afferma che la dichiarazione di rinomanza di un marchio può essere richiesta in qualsiasi momento della procedura. Qualora il titolare del marchio sia interessato a richiedere tale protezione deve produrre prove sufficienti in lingua portoghese.

Secondo la delibera dell’INPI, il titolare del marchio deve dimostrare che la dichiarazione di marchio rinomato, è legata a tre requisiti principali:
1) il riconoscimento del marchio da un’ampia porzione del pubblico;
2) la qualità, la reputazione e il prestigio che il pubblico associa al marchio ed ai prodotti o servizi per i quali è protetto;
3) il grado di distintività e unicità del segno del marchio in questione.

Per dimostrare tali requisiti, si consiglia che il titolare presenti i risultati di ricerche di mercato, indagini sull’immagine del marchio tra i consumatori, materiale pubblicitario e di articoli pubblicati su vari media.

Le decisioni rese dai tribunali per quanto riguarda l’uso improprio del marchio da parte di terzi possono essere utilizzate come mezzo di prova per la domanda di rinomanza del marchio.

Dichiarata la rinomanza del marchio, l’INPI annoterà tale decisione di rinomanza sul registro marchi brasiliano, e questa nota sarà valida per dieci anni. Dopo tale periodo il titolare può presentare una nuova domanda nel tentativo di rinnovare la dichiarazione.

La delibera INPI n° 107/2013 entrerà in vigore, in base alle indiscrezione che filtrano dall’Ufficio Marchi Brevetti brasiliano, quanto prima.