Causa C-205/13 marchio di forma funzione del prodotto e valore sostanziale

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso sentenza per la causa C-205/13 relativamente al marchio di forma per un prodotto con una funzione e valore sostanziale del medesimo.

La registrazione come marchio delle forme imposte dalla funzione del prodotto nonché delle forme che possano conferire differenti valori sostanziali a un prodotto dotato di più caratteristiche può essere esclusa in forza del diritto dell’Unione“. Pertanto la possibilità di riservare determinate forme ad un solo competitor, conferirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti.

Nell’Unione è vietata la registrazione di marchi che abbiano una forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto o che è imposta dalla natura stessa del prodotto.

L’oggetto della causa C-205/13 era una sedia per bambini denominata «Tripp Trapp». Nel 1972 il gruppo Stokke, di cui fanno parte la norvegese Stokke A/S e l’olandese Stokke Nederland BV, hanno iniziato ad introdurre la sedia «Tripp Trapp» sul mercato. Anche Peter Opsvik e la Peter Opsvik A/S detengono i diritti su tale forma.
A decorrere dal 1998, Stokke ha depositato, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, come marchio di forma la sedia denominata «Tripp Trapp». Medesimo deposito è stato effettuato nel 2003, presso l’UAMI – Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – con le domande di marchio, oggi ritirate, nn. 003508264 e 003514171 raffiguranti la forma della sedia «Tripp Trapp».
Di contro la tedesca Hauck GmbH & Co. KG, che produce e distribuisce articoli per l’infanzia, ha prodotto e messo in commercio due modelli di sedie, rispettivamente denominati «Alpha» e «Beta».
Da qui i titolari dei marchi anteriori hanno attivato i loro titoli per intentare un’azione nei confronti della Hauck GmbH & Co. KG come violazione di diritto d’autore e dei diritti derivanti dal marchio registrato. La Hauck, con domanda riconvenzionale, ha chiesto l’annullamento del marchio «Tripp Trapp» in Benelux.
Nel 2000 il giudice olandese ha parzialmente accolto il ricorso di Stokke e Opsvik con esclusivo riferimento al diritto d’autore. Ha altresì accolto la domanda riconvenzionale della Hauck GmbH & Co. KG per quanto concerne l’annullamento del marchio.

Da qui è stata adìta la locale Corte Suprema dei Paesi Bassi, la Hoge Raad der Nederlanden, la quale ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea alcune questioni pregiudiziali sui motivi per cui la registrazione di un marchio costituito dalla forme del prodotto può essere esclusa o dichiarata nulla.
Con la sentenza oggi in esame la Corte di Giustizia ha chiarito come segue:
– qualora nella domanda di marchio sia presente una “forma imposta dalla natura stessa del prodotto“, detta domanda deve essere escluse dalla registrazione. Questo in quanto, come sopra detto, la possibilità di riservare determinate forme ad un solo competitor, conferirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti che, invece, il consumatore può ricercare in prodotti concorrenti che assolvano una funzione identica o simile;
– con riferimento all’impedimento o al motivo di nullità basato sulle “forme che danno un valore sostanziale al prodotto” la Corte osserva che con tale nozione non ci si possa limitare esclusivamente alla forma avente valore artistico o ornamentale con il rischio di non ricomprendere i prodotti che abbiano sia un elemento estetico importante che caratteristiche funzionali essenziali. Ciò che si vuole evitare è la possibilità di sfruttare in maniera non adeguata un diritto di tutela a scapito di altre diritti con durate temporali differenti. Secondo la Corte, inoltre “possono essere presi in considerazione altri elementi di valutazione quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l’elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione“;
– la Corte, da ultimo, ha analizzato se i due impedimenti, funzione del prodotto e valore sostanziale, abbiano carattere autonomo. La risposta della Corte è stata affermativa. Pertanto, se è soddisfatto anche un solo requisito, il marchio non può essere registrato.

Registrare marchio internazionale

Per registrare marchio internazionale è necessario aver depositato una domanda di registrazione di un marchio italiano o di un marchio comunitario.

La registrazione marchio internazionale avviene in base ad un accordo internazionale, sottoscritto da numerosi Paesi, tramite una procedura unificata. E’ disciplinato dalla Convenzione di Unione di Parigi dall’Arrangement di Madrid (Accordo e Protocollo) (per entrambe vd. la sez. Normativa e Dottrina). Il titolare di un marchio nel Paese d’origine (es. l’Italia o l’Unione Europea), può far richiesta di registrazione marchio internazionale presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale per i Paesi aderenti (clicca per lista Paesi marchio internazionale) cui è interessato.

Esistono differenti tipologie di marchio che possono essere depositate quale marchio internazionale, al pari del marchio italiano e marchio comunitario. Le più note riguardano marchi denominativi, marchi figurativi e marchi composti dall’una e dall’altra categoria. Altre tipologie di marchio che possono essere tutelate sono: marchio sonoro, composto da una serie di suoni o note in un determinato ordine (ad es. l’urlo di Tarzan o il rombo dell’Harley Davidson), marchio di forma, avente una forma particolare non imposta dalla natura del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico o dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto. Altre tipologie di marchio sono: il marchio olfattivo, costituito dall’odore che va a contraddistinguere un prodotto, marchio di colore, costituito da una tonalità di colore.

Per il deposito, e per l’ottenimento della registrazione di marchio internazionale, è necessario aver depositato un marchio nazionale almeno in un Paese dell’Accordo o del Protocollo di Madrid o un marchio comunitario.

Successivamente al deposito marchio internazionale si arriva, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di legge previsti, alla registrazione del marchio internazionale. Detta tipologia di marchio ha una durata di 10 anni decorrenti dalla registrazione (a differenza del marchio italiano e del marchio comunitario che durano 10 anni dalla data di deposito) ed è rinnovabile. Qualora nei primi 5 anni di vita venga a mancare la tutelabilità nello Stato d’origine, l’Ufficio Brevetti di detto Stato può richiedere la radiazione della registrazione del marchio internazionale e la caducazione del medesimo marchio nei territori designati.

Come il marchio italiano ed il marchio comunitario, così il deposito marchio internazionale può avvenire in una o più classi (vd. Classificazione di Nizza).

Sia il deposito che la registrazione marchio internazionale conferiscono il diritto di accedere alla protezione doganale, ovvero a richiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti, o presumibilmente tali, che vengono fermati.

Per ulteriori informazioni per la registrazione marchio internazionale informazioni non esitate a contattarci.

Registrare marchio italiano

Registrare marchio italiano avviene successivamente alla presentazione di un’istanza presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La registrazione del marchio italiano ha efficacia sull’intero territorio della Repubblica italiana e nella Serenissima Repubblica di San Marino, in base all’Accordo di Amicizia tra i due stati del 31 marzo 1939.
Esistono differenti tipologie di marchio che possono essere depositate in Italia: le più classiche riguardano marchi denominativi, marchi figurativi e marchi composti dall’una e dall’altra categoria. Altre tipologie di marchio che possono essere tutelate sono: marchio sonoro, composto da una serie di suoni o note in un determinato ordine (ad es. l’urlo di Tarzan o il rombo dell’Harley Davidson), marchio di forma, avente una forma particolare non imposta dalla natura del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico o dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto (art 9 D. Lgs 30/2005). Altre tipologie di marchio sono: il marchio olfattivo, costituito dall’odore che va a contraddistinguere un prodotto, marchio di colore, costituito da una tonalità di colore.

Il marchio italiano ha una durata di dieci anni dalla data di deposito e può essere rinnovato. La protezione, concessa dalla legge, decorre dalla data di deposito del marchio.
Successivamente al deposito del marchio italiano, questo viene pubblicato sul bollettino marchi italiani. Dalla data di pubblicazione decorrono tre mesi entro i quali, terzi soggetti interessati, possono proporre opposizione alla registrazione del marchio italiano. Qualora detto periodo trascorra senza alcuna istanza di opposizione, il marchio sarà registrato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con sede in Roma.
Sia la domanda di deposito marchio italiano che la registrazione del marchio italiano conferiscono al titolare il diritto di accedere alla protezione doganale, ovvero a richiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti, o presumibilmente tali, che vengono fermati.

Per ulteriori informazioni sul deposito marchio italiano non esitate a contattarci.